일본의 특허 프로세스

일본에서의 출원 요건

일본 출원인은 파리 조약 또는 TRIPS 협정의 회원국인 다른 국가에서 제출된 특허 출원을 기초로 하여 우선권을 주장할 수 있습니다.
일본의 출원은 영어 또는 일본어 명세서의 사본 및 필요에 따라 도면 및 다음 정보와 함께 제출할 수 있습니다:

발명자의 이름과 주소
양수인의 이름과 주소
우선권 날짜 및 국가
우선권 출원 번호 (할당된 경우)

참고 : PCT 국내단계 진입의 경우, 출원이 영어로 공개되어 있는 경우에는 PCT 공보에서 상기 정보, 청구항 및 명세서를 취득합니다. PCT 출원 번호 (및 확인을 위한 공개 번호)를 알려 주시기 바랍니다.

우선권 서류

인증된 우선권 서류는 우선권에 기초한 출원의 최초 출원일로부터 1년 4개월 이내에 제출되어야 합니다. 우선권이 유럽 특허청 (EPO) 의 출원에 기초하는 경우, EPO과 일본 특허청 (JPO) 사이에 전자 전달 시스템이 확립되어 있기 때문에 우선권 서류를 제출할 필요가 없습니다.

위임장

JPO는 특허 출원을 위해 변리사에게 위임장을 요구하지 않습니다. 발명이 최종적으로 거절 및 심판청구된 경우에 또는 특허가 허가된 경우, 이의제기된 경우 및 응답하는 경우에는 위임장이 필요합니다. 그런 일련의 액션이 발생한 경우, 저희의 방침은 저희의 지시와 함께 클라이언트에게 위임장을 제공하는 것입니다.

출원의 언어

모든 JPO의 절차는 일본어로 진행되지만, 최초의 특허 출원은 영어로 출원할 수 있습니다. 이 경우, 일본어 번역은 첫 출원일로부터 2개월 이내에 추가 비용과 함께 제출되어야 합니다. 출원일은 영어출원일이 됩니다만, 심사되는 것은 일본어 번역입니다. 영어 명세서 자체는 보정되지 못할 수 있지만, 영어 명세서는 일본어 명세서에 사소한 단어 수정을 가하기 위한 기초로 사용될 수 있습니다.

전자 출원

JPO는 특허 출원의 전자 출원을 용이하게 하고 종이 출원에는 고액의 데이터 입력 요금을 청구합니다. 그러나 PCT 출원은 전자출원을 할 수 없습니다.

명세서

JPO의 규칙은 명세서의 형식에 대해 관대한 편입니다. 발명의 상세한 설명은 당업자가 발명을 실시하기에 충분히 명확하고 완전한 방법으로 본 발명을 설명해야 합니다.

일본의 출원은 일반적으로 다음 형식을 따릅니다:

• 산업 분야
• 선행 기술
• 본 발명이 해결하는 문제
• 문제 해결 방법
• 본 발명의 실시 예
• 본 발명의 효과

또, 명세서 본문에는 가능한 한 많은 정보를 기재하는 것을 추천합니다. JPO는 명세서의 신규사항의 추가에 대단히 엄격하며, 언어가 명세서 본문에 구체적으로 기재되지 않은 경우, 새로운 주장을 허락하는 경우는 거의 없습니다.

일본의 청구항 관습

청구항의 수에는 제한이 없습니다. 그러나 처음의 청구항 수를 넘어가는 각 청구항은 실질적인 조사 및 유지를 위한 추가 특허청 비용을 필요로 합니다. 추가 요금 때문에, 일본의 특허는 대응하는 미국 또는 유럽의 특허보다 평균적으로 청구항의 수가 적은 경향이 있습니다.
그러나 라이센스 요금과 잠재적인 손해 배상액을 극대화하는 것을 목적으로 하여, 작성된 청구항을 포함하는 것을 추천드립니다. 특허 기술의 가장 수익성이 높은 잠재적인 용도를 포함한 구체적인 청구항도 포함할 필요가 있습니다.

“임시” 출원

JPO에는 미국과 같은 임시 출원의 공식적인 제도는 없지만, 일본에서 특허를 임시 출원하는 것은 가능합니다.
일본의 특허 출원은 이전에 제출된 일본 특허 출원을 기초로 국내 우선권을 주장 할 수 있습니다. 실시예, 도면 및 청구항은 새로운 특허 출원에 추가할 수 있습니다. 새로운 출원이 최초 출원에 따라 국내 우선권을 주장하는 경우, 최초 출원은 심사 없이 자동으로 포기됩니다.
상기에 있어서 최초 출원은 청구항의 존재 등의 형식을 만족시킬 필요가 있을 뿐입니다. 예를 들어, 청구항 1에서 발명의 명칭을 반복하는 것으로 이 형식을 만족시킬 수 있습니다. 이러한 단순한 청구항에서 가장 중요한 실시예를 개시하는 것으로, 보다 빠른 출원일을 얻을 수 있습니다. 따라서 이 최초 출원은 미국의 임시출원과 같은 효과가 있습니다.
또한, 이 최초 출원은 일본 국외에 제출된 출원의 우선권의 기준이 될 수 있음에 유의하십시오.

PCT 출원

다른 나라와 마찬가지로 일본의 국내 단계에서는 원래 제출된 PCT 출원의 정확한 번역이어야 합니다. 따라서 PCT 출원을 작성하는 자는 국내단계로 이행하고자 하는 모든 국가의 특허 상황을 고려하는 것이 중요합니다. 바탕이 되는 PCT 출원이 일본의 특허 관습을 염두에 두고 작성되어 있는지 확인하기 위해, PCT 출원의 사전 출원 리뷰를 실시해야 합니다.
일본의 국내 단계로의 이행과 관련된 비용은 PCT 제19조 또는 제34조에 따라 행해진 수정을 포함하지 않고, 원래의 출원만으로 국내 단계에 진입하는 것으로 줄일 수 있습니다. PCT의 규칙은 국내 단계에 진입할 때에 모든 제19조 및 제34조 보정서의 번역문을 제출하는 것을 요구합니다만, 한편으로 이러한 보정서를 제출하지 않는 일의 유일한 영향은 보정서 자체가 손실될 수 있다는 것이며, 출원 자체의 상태가 위험에 노출되는 것은 아닙니다. 위에서 논한 바와 같이 일본의 특허 출원은 국내 단계에서 명세서를 수정하기 위한 충분한 기회를 제공하고 있습니다. 대부분의 출원인은 유럽 혹은 미국에서의 심사 결과를 받은 뒤 일본에서의 심사를 요청하므로, 그 지식을 사용하여 일본출원에 포함시킬 보정내용을 결정할 수 있습니다.

국내 이행 기간

PCT 출원을 일본에 국내 이행할 수 있는 기간은 예비 심사를 요청했는지의 여부와 관계없이 우선일로부터 30개월입니다.

특허 공보 (공개)

일본에서는 모든 출원은 출원일 또는 우선일 중 중 빠른 쪽의 18개월 후에 공개됩니다 (특허청 관보에 게재됩니다). 출원이 공개된 후, 제삼자가 관련 선행 기술을 JPO에 제출할 수 있습니다. 본 내용은, 이 절차를 사용하여 출원인에게 더 강력한 특허를 취득하는 것을 제안합니다.
또한, 출원인은 우선권 서류의 제출 및 외국어로 제출된 출원의 일본어 번역의 제출을 포함한 특정 조건이 충족되는 한 언제든지 특허 출원의 조기 공개를 요구할 수 있습니다. 신속한 공개 요구의 철회는 허용되지 않고, 일반적으로 신청이 제출된 지 약 3개월 후에 출원이 공개됩니다.
공개된 출원에 기초하여 임시특허의 보호가 가능합니다. 청구된 특허의 무단 착취에 대한 보상을 요구하는 통지서를, 특허의 공개 후에 잠재적인 침해자에 보내는 경우가 있으며, 이것은 특허의 발행 후에 집행 가능합니다. 따라서 특정 상황에서는 신속한 공개 절차는 잠재적인 침해자에 대한 조기 통지서를 위한 수단으로 사용되어야 합니다. 이러한 접근 방식은 손해 배상을 강화하고 잠재적인 침해자를 협상 테이블에 올려놓는 데 도움이 됩니다.

출원 절차

출원 심사 청구

특허청은 청구항의 수에 기초한 특허청 비용과 함께 심사 청구가 접수될 때까지 특허 출원을 심사하지 않습니다. 이제 출원인은 일본에서의 출원일로부터 3년 이내에 그러한 심사청구를 제출할 수 있습니다.
마감일까지 심사 청구가 제출되지 않은 경우, 신청은 취하된 것으로 간주합니다. 취하된 것으로 간주되는 출원을 부활시키기 위한 구제 방법은 없습니다. 제삼자가 공개 특허의 심사를 청구 할 수 있습니다. 그 경우, JPO는 출원인에게 통지합니다.

Divisional Application can be filed in the steps showing “Div.”
It can also be filed after an allowance, if the case has not been appealed.
Response periods are shorter for the applicants in Japan.

조기 심사

대응하는 외국 출원을 가지는 일본의 특허 출원에 대해서는 심사를 가속화할 수 있습니다. 심사를 가속화하기 위해 출원인은 적어도 하나의 조사 또는 심사 보고서의 사본을 제공해야 합니다. 조기 심사를 요청한 경우 첫 번째 특허청 통지 (Office Action) 는 일반적으로 4개월 이내에 발행됩니다만, 통상의 출원의 경우에는 약 1년 이상 걸립니다.

자진 보정

신규 사항이 도입되지 않는 한 첫 번째 의견 제출 통지서 (OA) 이전 및 OA의 대응 기간 내에 자진 보정이 가능합니다. 심판청구를 제출하는 경우, 심판을 청구한 날로부터 30일 이내에 보정서를 제출할 수 있습니다.
JPO는 전 세계 대부분의 특허청과 마찬가지로, 출원인이 출원 심사 중에 신규 사항을 도입하는 것을 허용하지 않습니다. 그리고 일본의 관습에서 신규사항을 구성하는 것이 무엇인지에 대한 정의는 매우 엄격합니다.
일반적으로, 최초로 제출된 명세서에 특정 병행 표현이 없는 한, 그러한 문언을 청구항에 추가하는 것은 어렵습니다. 출원인이 명세서의 문언이 그러한 특정 문언을 명확하게 추측하는 것을 입증할 경우에는 경우에 따라 청구항에 그러한 특정 문언을 추가할 수도 있습니다.
명세서에는 다양한 용어와 표현을 사용한 일정량의 반복되는 텍스트가 포함되어야 합니다. 이것은 미래에 청구항을 보정하기 위한 다양한 방법을 제공합니다. 일본 국내 단계 출원에의 지원은 원래의 PCT 출원에 포함되어 있어야 하기 때문에, 해외에서 출원할 PCT 출원을 작성하는 경우에도 이 접근방식을 검토해야 합니다.

정보 제공 제도

일본에는 미국의 IDS에 상당하는 공식적인 제도는 없습니다. 그러나 일본에서는 JPO 관련 문서의 사본을 제공함으로써, 검토 중인 특허 출원에 대한 선행 기술을 JPO의 심사관에게 제공할 수 있습니다. 정보 제공으로 알려진 이 제도는 특정 분야의 관련 지식 또는 정보를 가진 당사자 (주로 잠재적인 경쟁자) 가 출원의 심사에서 고려되지 않은 선행 기술에 대해 심사관에게 경고 할 수 있도록 하기 위해 책정되었습니다.
또한 출원인은 특허 출원 절차의 결과가 이의 신청 또는 무효 재판에 견딜 강력한 특허임을 보증하기 위해 정보 제공 제도를 효과적으로 사용할 수 있습니다. 경쟁 업체는 라이센싱에 동의하기 전에 특허 관련 선행 기술을 항상 조사하기 때문에, 이러한 특허는 귀중한 라이센스 자원입니다. 조사 및 심사 보고서에 인용된 선행 기술은 결과적으로 생기는 특허가 이의 신청 또는 무효 재판에 견딜 것을 보장하고 라이센스 공여에 있어 최상의 기회를 제공하기 위해, 어떤 경우에도 일종의 정보 공개 진술서로서 제출되어야 합니다.

발명의 상세한 설명

유효화 및 진보성의 요건은 미국보다는 일본에서 더 엄격합니다. 미국의 청구항보다 좁지만, 특정 예보다 여전히 넓은 중간 개념은 더 넓은 일본 특허를 취득하는 데 도움이 됩니다. 다음의 중간 개념의 예를 참조하십시오.

국내 우선 출원이 미국의 첫 번째 우선 일로부터 1년 이내에 제출된 경우, 미국의 CIP와 유사한 국내 우선 출원을 제출함으로써 그러한 설명을 추가할 수 있습니다.

예 (방법, 시기, 내용)
(1) A를 선택 —> A의 선택 방법
(2) 업데이트 —> 업데이트할 시기
(3) 스테이터스 —> 어떤 스테이터스인가

이 관행을 이용하는 출원인은, 일본에서보다 신속하고 효과적으로 특허를 라이센스 공여 또는 시행할 수 있습니다.

심사관에 의한 거절 (Office Action)

일본은 선원주의의 제도를 채용하고 있습니다. JPO의 심사관은 출원의 심사 후, 허가 통지 또는 신청 기각 이유와 함께 의견 제출 통지서(Office Action)를 발행합니다. 신청을 각하하는 이유는 다음과 같습니다.

• 신규 사항이 보정에 의해 추가된 경우
• 신청자가 일본인 거주자에 상호 특권을 부여하고 있지 않은 국가의 거주자인 경우
• 법정 외 주제
• 신규성의 결여
• 진보성의 결여
• 청구된 발명의 특허 출원을 처음으로 한 인물이 출원인이 아니었음
• 청구된 발명이, 다른 출원인이 제출한 선행 특허 출원에 공개된 후에 공개된 경우
• 공공질서, 미풍양속 또는 공중위생에 위반될 우려가 있는 발명
• 모든 공동소유자가 신청서를 제출하지 않은 경우
• 조약의 규정에 반하여 특허가 부여된 경우
• 명세서가 발명이 속하는 기술 분야에서 통상의 지식을 가진 자가 발명을 시행할 수 있을 만큼 충분히 명확하고 완전한 방식으로 발명을 설명하지 않는 경우
• 허가된 청구항이 (i) 사양에 의해 지원되지 않음 (ii) 명확하고 간결하며 특허 규정에 따라 작성되지 않음
• 발명의 단일성이 충족되지 않음
• 원래 영어 특허 출원을 했으며, 영어 일본어 번역문에, 영어출원에 공개되지 않은 사항이 포함되어 있는 경우
• 출원인은 발명자가 아니며 특허를 받을 권리가 없음

발명의 신규성에 관한 일본의 특허법 제29조 (1) 이 개정되어 2000년에 발효되고, 일본의 국경을 넘어 공개적으로 알려진 또는 실시된 발명에 대하여 특허를 부여할 수 없다고 말합니다. 따라서 예를 들어, 미국의 우선권 출원이 제출되기 전에 미국에서 공개적으로 검증 또는 판매된 발명은 특허 보호에서 제외될 수 있습니다. 동시에 개정법은 종이에 인쇄된 문서뿐만 아니라 인터넷 등의 폭넓은 권한을 가진 전자 통신 네트워크를 통해 공개적으로 배포된 자료도 포함하여, 출판의 정의를 확대하고 있습니다. 이러한 변경은 특허법 섹션 29 (2) 에서 정의되는 명백한 요건과 동일하게 적용됩니다.

의견 제출 통지서(OA)에는 외국인 출원인의 경우 보통 3개월의 기한 내에 답변을 제출할 수 있습니다. 신청시에 자동으로 3개월 연장이 가능합니다. 심사관이 답변에 납득하지 않는 경우에는 두 번째 최후 거절 이유 통지 또는 거절 결정이 발행됩니다. 최후 거절 이유 통지에 따른 보정은 그 범위가 한정되어 있습니다.

심사관 면접

심사관의 면접은 심사관이 발명을 이해하는 데 도움을 주는 우수한 방법입니다. 많은 경우 심사관은 허용 가능한 주장을 제안합니다.

심판 청구

출원인은 특허출원의 거절 결정에 대하여 불복심판의 청구를 할 수 있습니다. 심판 청구는 최종거절로부터 90일 이내에 제출할 필요가 있고, 출원의 보정은 그 후 30일 이내에 할 필요가 있습니다.
일차 심사관은 먼저 특허 출원과 새로운 보정을 검토합니다. 만약 허가의 판단을 할 수 없을 경우는, 3명 (통상)의 심사관으로 구성되는 심판부에 의해 심사됩니다.

등록 및 공개

특허 결정이 되어 특허료를 지불하면, 특허가 등록되어 특허권이 발생합니다. 이 때 특허 번호가 부여되고 출원인에게 특허증이 발송됩니다.
특허의 유효 기간은 일본의 출원일로부터 20년입니다. 특허 등록부에 기재된 내용은 특허 공보에 게재됩니다.

이의 신청

일본에서는 특허가 부여되면 특허 공보에 이의 신청을 위해 공개됩니다. 제삼자는 공개로부터 6개월 이내에 이의를 제기할 수 있습니다. 이의 신청의 이유는 심사관에 의한 출원의 거절 이유와 비슷합니다. 그러나 이의 신청에서는 공유, 발명의 단일성, 특허 규정을 준수하지 않은 클레임 및 특허 권리의 결여에 따른 이유는 적용되지 않습니다.
심사 청구뿐만 아니라 이의 신청은 일반적으로 3명의 심사관으로 구성된 심판부에 의해 청취 됩니다. 특허 소유자에게는 마지막 OA 이후에 허가되는 범위에서 명세서 또는 클레임을 수정할 수 있는 기회가 주어집니다.
이의 신청 툴이 이용 가능하며, 적용이 비교적 용이하기 때문에 특정 상황에서는 이의 신청 기간의 만료 후까지 새로 부여된 특허에 관련하여 경고 레터를 보내는 것은 권장할 수 없습니다. 마찬가지로, 특허권자는 잠재적인 침해자에게 라이센싱 협상을 시작하는 타이밍에 이의신청 기간을 고려할 필요가 있습니다.

무효 심판

일본에서는 특허에 의해 악영향을 받을 상업적 이익을 갖는 제삼자는 무효 재판 절차를 개시할 수 있습니다. 미국에서의 절차와는 달리, 예를 들면 일본의 무효 심판은 JPO의 심판관으로 구성된 합의체에 의해 심리됩니다. 이 심판은 일본에서는 매우 일반적이며, 특허 출원인이 특허의 집행을 시도하기 전에 특허의 강도를 확인할 필요성을 부각시키고 있습니다.
무효 심판을 개시하는 이유는, 심사관이 신청을 각하한 이유와 같습니다. 그러나 특허 규칙의 요건 및 발명의 단일성에 준거하는 주장에 기초하는 근거는 무효 심판에서 사용할 수 없습니다. 특허권자의 외국 우선권의 상실 또는 협약의 규정의 이익 및, 명세서의 정정 실패 또는 법정 요건을 충족하는 주장은 무효 재판을 시작하기 위한 추가적인 근거입니다.
무효 심판에서 특허 소유자는 항상 특허 전체의 무효화를 방지하기 위해 수정을 통해 청구 범위를 좁힐 기회가 주어집니다. 일본의 실무에서 독립 청구항보다 좁은 종속항이 반드시 필요하지는 않은 이유 중 하나는 무효 심판에서 추가 선행 기술이 제시된 경우, 특허 소유자는 기존의 주장을 단순히 좁혀 그 기술을 배제 할 수 있기 때문입니다. 무효 심판은 수정이 검토될 때까지 연기됩니다. 따라서 특허의 발행 시에는 적절한 수의 더 좁은 청구내용을 포함하는 것을 추천드립니다.
법정에서 진행중인 침해 소송은, 무효 심판의 결과가 나올 때까지 보류될 수 있습니다. 이 기간이 2년 이상 지속되는 경우가 있습니다.

라이센싱 및 소송

라이센싱

일본의 변리사는 고객을 대신하여 협상 및 계약 대리인을 맡는 일이 있습니다. 특허 명세서는 미래의 유리한 라이센싱 조건을 고려하여 작성할 필요가 있습니다. 라이센싱의 목표를 염두에 두고 제출된 명세서는, 라이센싱을 고려하지 않고 작성된 것과 비교하여 2배 이상의 페이지가 될 수 있습니다. 이것은, 추가의 문언이 특허를 강화하고, 라이센싱을 소송보다도 잠재적인 침해자에 있어서 훨씬 매력적인 옵션으로 하기 위해서입니다.
일본에서는 모든 독점 라이센스는 JPO에 등록해야 하며, 그 후로, 라이센시는 침해를 고소할 권리가 있습니다.

특허권 침해

침해 구제에는 금지 명령과 손해 배상이 포함되어 있습니다.

특허권의 간접 침해는 제삼자가 특허 제품의 제조 또는 특허 프로세스의 실시에만 사용할 수 있는 물품을 제조, 사용, 판매, 판매 제안 또는 수입하는 경우에 발생합니다. 기술의 독점적 사용을 증명하는 것은 매우 어렵기 때문에 간접 침해가 일본 법원에 의해 인정되는 경우는 거의 없습니다.

균등론 (DOE)

일본은 균등론을 인정하고 있으며, 그 원칙에 관한 최신 판례는 “Tsubakimoto Seiki v Tei Eichi Kei」의 경우에 1998년 판결에서 대법원에 의해 설정되었다.
Tsubakimoto 에 있어서 대법원은 특정 청구 요소가 누락된 경우에도 다음의 경우에 고발된 제품은 청구된 발명과 동일한 것으로 간주한다고 말했다.

• 해당 요소가 청구된 발명의 본질적인 특징이 아니다.
• 청구된 발명은 해당 요소가 고발된 제품의 특징으로 대체된 후에도 발명의 목적 및 효과를 달성한다.
• 상기 대체는, 고발된 제품이 제조되었을 때, 본 발명이 속한 기술분야의 당업자에게 명백한 것이었다.
• 고발된 제품은 선행 기술과 동일하거나 명백하지 않음.
• 고발된 제품은 기소 과정에서 의도적으로 청구에서 제외된 제품과 일치하고 있지 않음.