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국제등록출원(마드리드 프로트콜)의 개요

국제등록출원에 의해서, 간소한 수속으로, 복수의 외국에서 상표등록을 받을 수 있습니다.

국제 등록 출원에 의해서 최대 97개국에 상표등록을 받게 됩니다(2016년 3월 현재).



<등록까지의 흐름>




A. 출원인
■ 국제등록출원을 하려면, 일본에서 상표등록출원을 하고 있거나, 상표등록되어 있을(상표권을 취득하고 있을) 필요가 있습니다.

■ 국제등록출원의 상표는, 일본의 상표등록출원 또는 상표등록과 「동일」하지 않으면 안됩니다. 「비슷한」 상표로는 인정되지 않습니다.

따라서, 외국에서 상표권을 취득하고 싶은 상표가 일본에서 출원•등록되어 있는 상표와는 다른 경우는, 외국에서 상표권을 취득하고 싶은 상표를 우선 일본에서 출원할 필요가 있습니다.

■ 국제등록출원의 지정 상품/역무는, 일본의 지정상품/역무와 「동일」하거나 「좁은」범위가 아니면 안됩니다.

예를 들면, 일본의 출원으로 「자전거, 가방, 의자」를 지정하고 있는 경우에는, 국제등록출원으로 예를 들면 「가방, 의자」(좁음)을 지정할 수 있습니다만, 「자전거, 계산기」(계산기를 추가하고 있음)를 지정할 수 없습니다.

덧붙여 보호를 희망하는 외국마다 지정상품/역무를 바꿀 수 있습니다.

■ 출원인은, 보호를 희망하는 외국을 자유롭게 선택할 수 있습니다.

■ 원서(출원 서류)는 영어로 기재합니다. 보호를 희망하는 외국 별로 번역할 필요는 없습니다.

■ 수수료는, 일본의 특허청과 국제 사무국에 지불합니다.(2016년 5월 현재)

일본의 특허청에는, 9,000엔의 특허 인지세가 필요합니다(2011년 5월 현재).
국제사무국에 지불하는 요금에는, 기본 수수료, 부가 수수료, 추가 수수료, 개별 수수료의 4 종류가 있습니다. 기본 수수료는 필수입니다만, 다른 수수료는 국제등록출원의 내용이나 보호를 희망하는 외국에 따라 불필요한 경우도 있습니다.

예를 들면, 「프랑스(개별 수수료 불요)」, 「독일(개별 수수료 불요)」, 「미국(개별 수수료 필요)」의 3개국으로의 보호를 희망하고, 어느 나라에서도 국제분류를 4구분으로서 국제등록출원을 하는 경우의 비용은, 2,157스위스 프랑(약 24만엔/ 1스위스 프랑 111엔으로 계산)이 됩니다.

■ 원칙적으로 일본의 상표등록출원으로부터 6개월 이내이면, 파리 조약의 우선권 주장을 할 수 있습니다.

파리 조약의 우선권을 주장하면, 일본에서 상표등록출원을 한 날을 기준으로 심사가 되므로 유리합니다.

B. 일본 특허청(본국 관청)
■ 원칙적으로 특허청이 국제등록출원을 수리한 날이 「국제등록일」이 됩니다.

국제등록출원의 서류를 우송한 날이 아니고, 특허청이 실제로 서류를 받은 날이 수리일이 되므로 주의가 필요합니다.

■ 특허청은, 국제등록출원의 기재사항과 일본의 상표등록출원 또는 상표등록의 기재사항이 일치하고 있는지 아닌지 등을 심사(방식 심사)합니다.

C. 국제 사무국
■ 국제사무국은, 국제등록출원의 방식에 대해 심사해, 방식에 미비가 없으면 국제등록부에 상표를 「국제등록」합니다.

덧붙여 이 「국제등록」에 의해서 보호를 희망한 외국에서 상표가 등록된 것으로는 되지 않습니다. 어디까지나, 출원된 상표 등의 내용이 국제등록부에 등록되었다고 하는 것을 의미합니다.

■ 국제등록된 상표는 「국제공표」됩니다.

■ 국제사무국은, 국제등록에 대해 출원인이 보호를 희망한 외국의 관청에 통보해, 그 취지를 본국 관청(일본 특허청)과 출원인에게 알립니다.


D. 지정국 관청





■ 각 지정국 관청(출원인이 보호를 희망한 외국의 특허청)은, 각각 상표등록을 인정해도 좋은가를 심사합니다.

■ 지정국의 관청은, 국제등록출원의 상표의 보호를 인정하지 않는 경우에는, 국제사무국으로부터 통보가 있던 날로부터 18개월 이내에, 출원인에 대해 「거절의 통보」(국제등록출원의 상표를 보호할 수 없는 취지의 통지)를 합니다.

■ 지정국의 관청이, 「거절의 통보」기간(12개월 또는 18개월) 내에 「거절의 통보」를 하지 않는 경우에는, 국제등록일부터 그 상표가 그 지정국의 관청에 등록되어 있었을 경우와 같은 효과를 얻을 수 있습니다.

따라서, 그 지정국으로의 등록의 효과가 상표권의 발생이면, 국제등록일부터 상표권에 의한 보호를 받게 됩니다.

■ 「거절의 통보」에 대해서 의견서나 보정서로 응답•반론하는 경우에는, 많은 경우, 현지 대리인을 통해서 실시할 필요가 있어, 현지 대리인 비용이 듭니다.

「거절의 통보」에 대해서 의견서나 보정서로 응답•반론하지 않으면 그 외국에서는 상표의 보호를 받게 되지 않게 됩니다( 「거절 사정」이 됩니다).

<상표권의 존속 기간(상표권이 유효한 기간)>
국제등록일부터 10년간입니다. 이 기간은, 상표가 복수의 나라에서 보호되고 있는 경우라도 일괄적이고, 한편 몇 번이라도 갱신할 수 있습니다. 덧붙여 상표권은 보호를 희망한 나라 마다 발생합니다.

<특징적인 제도>
●센츄럴 어택
일본의 출원이 거절되어 또는 일본의 상표등록이 국제등록의 날로부터 5년 이내에 소멸했을 경우는, 국제등록이 삭제되어 보호를 희망한 외국으로의 보호도 받을 수 없게 됩니다.

이 경우는, 각국 별로의 출원으로 전환할 수 있습니다만, 새롭게 현지 대리인 비용이 필요합니다.

덧붙여 일본의 상표등록이 소멸하게 되어도, 그것이 국제등록의 날로부터 5년을 지난 것이면, 보호를 희망한 외국으로의 보호는 없어지지 않습니다.

●사후 지정
국제등록출원이 국제등록된 다음에도 보호를 희망하는 나라를 추가하는 것이 가능합니다.

보호를 희망하는 나라의 추가는, 국제등록출원을 했을 때에는 상표의 사용을 예정하지 않았던 나라나 신규로 마드리드 프로토콜에 가맹한 나라에서 상표권이 필요하게 되었을 경우에 유효합니다.

<국제 등록 출원을 하는 경우의 주의점과 어드바이스>
국제등록출원을 하는 경우는, 이하에 열거하는 장점•단점을 충분히 고려하여 실시하는 것을 추천합니다.

특히, 상기에서 설명한 「센츄럴 어택」의 리스크에는 주의하지 않으면 안됩니다.

일본에서의 상표등록출원을 이용해 국제등록출원을 하는 경우에는, 일본의 상표등록출원이 거절되어 버리는 일이 있습니다.
거기서, 심사 동향을 문의하면서, 우선권을 주장할 수 있는, 일본의 상표등록출원의 날로부터 6개월 가깝게는 국제등록출원을 하는 것을 기다리고, 가능한 일본의 상표등록출원에 대해 「등록사정」(상표 등록을 인정하는 취지의 심사관의 판단)이 되고 나서, 국제등록출원을 하는 것이 현명합니다.


비용의 절감
출원인이 보호를 희망한 외국으로부터 「거절의 통보」를 받지 않으면, 현지 대리인을 통할 필요가 없기 때문에, 각국 마다 직접 출원하는 경우보다 비용이 저렴해집니다.
수속의 간소화
일본의 특허청에의 한 번의 수속(한 통의 원서)으로, 보호를 희망하는 외국에 동시에 출원할 수 있습니다.
또, 어떠한 외국을 희망하는 경우에도, 영어로 출원할 수 있습니다.
그 때문에, 당소 비용(일본의 특허 사무소의 비용)이, 복수의 외국에 직접 출원했을 경우에 비해 저렴해 집니다.
심사가 신속
출원인이 보호를 희망한 외국의 관청은, 보호를 인정하지 않는 경우는 「거절의 통보」를 합니다만, 국제사무국으로부터의 통보가 있고 나서 최대 18개월 이내로 하지 않으면 안 되는 룰이 되어 있습니다.
따라서, 상표권을 취득할 수 있는지 아닌지를 조기에 압니다.
권리 관리의 간편화(일원 관리)
상표등록 후의 상표권의 갱신이나 명의 변경등의 수속을 일본의 특허청에서 정리해서 할 수 있습니다.


센츄럴 어택
일본의 출원이 거절되거나 또는 일본의 상표등록이 국제등록의 날로부터 5년 이내에 소멸했을 경우는, 국제등록이 삭제되어 보호를 희망한 외국으로의 보호도 받을 수 없게 됩니다.

이 경우는, 각국 별로의 출원으로 전환할 수 있습니다만, 새롭게 현지 대리인 비용이 필요합니다.

제약 조건
일본의 출원 또는 상표등록과 「동일」 상표가 아니면 국제등록출원은 할 수 없습니다.

또, 국제등록출원의 지정상품/역무는, 일본의 지정상품/역무와 「동일」또는 「좁은」범위가 아니면 안됩니다.

중국 특유의 문제
국제상표등록 후에 유사상표가 오등록 될 수 있습니다. 이를 방지하기 위해서는 중국에 출원을 하거나 유사상표가 등록되는 것을 감시하고 오등록에 대해 이의를 제기할 필요가 있습니다.

마드리드 프로토콜의 가맹국 (2016 년 3 월 : 97 개국)
선진국 및 출원건수가 많은 대부분의 국가가 가입하고 있습니다.
미가입 국가는 캐나다, 대만, 홍콩, 마카오, 태국, 말레이시아, 인도네시아, 브라질, 아르헨티나 등입니다.


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